Die Marke stellt auch abseits der Eintragung im Register einen wertvollen Unternehmensvermögenswert dar. Im Laufe der Zeit entwickeln sich Unternehmen weiter, sodass häufig auch die Markenzeichen angepasst werden müssen. Doch das Rebranding birgt aus markenrechtlicher Sicht erhebliche Risiken, die neben der zeitgemäßen Ausgestaltung unbedingt berücksichtigt werden müssen.  

Das Erfordernis der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke 

Eine Marke muss nach der erfolgten Eintragung tatsächlich im eingetragenen Umfang durch den Markeninhaber genutzt werden. Fehlt diese sogenannte rechtserhaltende Benutzung, kann die Marke auf Antrag, den etwa ein Wettbewerber stellen kann, aus dem Markenregister gelöscht werden. 

Problemstellung beim Rebranding 

Beim Rebranding ist daher zwingend und rechtzeitig zu prüfen, ob die neue Marke und deren künftige Nutzung als rechtserhaltende Benutzung der alten bereits eingetragenen Marke darstellt.  

Dafür kommt es maßgeblich auf die Vorschrift des § 26 Abs. 3 MarkenG und die Antwort auf die Frage, ob die Marke nach dem Rebranding einen veränderten kennzeichnenden Charakter vorweist, an: 

 

„§ 26 Benutzung der Marke 

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. 

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber. 

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. 

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind. 

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

 

Um das festzustellen, betrachtet man die beiden Marken und stellt sich die Frage, ob der Verkehr die beiden Zeichen als dieselbe Marke auffasst. Hierbei kommt es unter Würdigung aller in Betracht kommender Parameter darauf an, ob der sogenannte Kerngehalt der Marke noch erhalten ist.   

Ändert sich so der Gesamteindruck der Marke wesentlich, sind Maßnahmen zu ergreifen, welche die weitere Nutzung der älteren Marke sicherzustellen geeignet sind. Unterbleibt dies und kommt es zur Löschung der älteren Marke, könnte der Markeninhaber sich wesentlich schlechter gegen andere Kennzeicheninhaber zur Wehr setzen, die bislang aufgrund der älteren Marke nichts gegen den Inhaber ausrichten konnten. Der Inhaber der Marke wird nach Löschung der älteren Marke auch bei Eintragung der neuen Marke im Register erst Schutz ab Eintragung genießen und fängt so quasi wieder von vorne an, was mit erheblichen Risiken verbunden ist.  

Fazit 

Die Beurteilung, ob bei einem Rebranding der Kerngehalt der ursprünglichen Marke erhalten bleibt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In jedem Fall ist darauf aber besonderes Augenmerk zu legen und für den Fall, dass Zweifel bestehen, vorausschauend einzugreifen.   

Falls Sie ein Rebranding planen und Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung haben, sprechen Sie uns immer gerne an.